Infringir derechos de propiedad industrial sobre marcas, puede conllevar adicional a prohibir su uso, que se modifique la razón social de la sociedad infractora y obtener indemnización de perjuicios
Guillermo Diaz Forero
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala primera de decisión Civil, mediante decisión proferida el 7 de diciembre de 2023, resuelve recurso de apelación formulado contra la sentencia proferida por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en un Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio con numero de radicado 110013199001-2021-59854-02 y ponencia del Magistrado Jaime Chavarro Mahecha, en donde se analizan las consecuencias legales por el uso no autorizado de marcas registradas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Derechos que confiere el registro de una marca
El artículo 154 de la decisión 486 de 2000, señala que “[e]l derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”, que para el caso colombiano, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Efectuado el registro conforme a la ley, a tono con lo que al respecto ha conceptuado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el titular de la marca goza de dos tipos de facultades, una positiva, consistente en la posibilidad de explotarla, y por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla; y una negativa -ius prohibendi-, que, conforme al mismo concepto, tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado, a saber:
(i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.
[1.3] De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca puede impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
A su vez el literal d) del artículo 155 la misma Decisión indica que:
“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.”
Los derechos de exclusión antes mencionados “(...) pueden considerarse como parte de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 101-IP-2013).
- Acción legal contra la persona que infrinja derecho de propiedad industrial
El artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que el titular del derecho de propiedad industrial podrá entablar acción contra cualquier persona que infrinja su derecho. El artículo 154 del mismo compendio indica que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
- Infracción a derechos de propiedad industrial
Para que se configure la infracción del derecho, es necesario establecer: (i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor; (ii) la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado; (iii) el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentre registrado.
Así pues, según lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia, la referida infracción se configura en aquellos eventos en los que se reúnen “dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido (...) al uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 049-IP-2012).
- Procedencia de la indemnización de perjuicios
En cuanto al sistema de indemnización preestablecida, es necesario advertir que esta sólo exime al demandante de probar la cuantía del perjuicio, por lo que, el accionante está obligado a demostrar la existencia de los perjuicios cuyo resarcimiento persigue. Al respecto, el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 señala lo siguiente:
“En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada cómo notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca”
De esta manera el demandante que pretenda el reconocimiento de perjuicios, dicho monto es aplicable cuando se demuestran algunos de los siguientes supuestos: (i) notoriedad; (ii) mala fe; (iii) poner en peligro la salud; o (iv) se identifique la reincidencia.
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