Distinción acción por Infracción Derechos de Propiedad Industrial / Acción por competencia desleal

La Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio analiza la distinción entre la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial y la acción por competencia desleal, a través de la sentencia proferida el 22 de octubre de 2021 dentro de un proceso por infracción a derechos de propiedad industrial (Radicado No. 19-275161) promovida por un titular de una marca mixta, bajo el argumento que la sociedad demandada utilizó expresiones para identificar diversos establecimientos de su propiedad que se dedicaban a la comercialización de comida mexicana en la ciudad de Bogotá y el municipio de Chía, considerando que tal situación implicó una infracción a sus derechos de propiedad industrial siendo necesario realizar una distinción entre la acción por infracción a derechos de Propiedad Industrial y la derivada de la Ley 256 de 1996, esto es, la acción por competencia desleal, en los siguientes términos:

1. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El literal a) de la Decisión Andina 486 del 2000, especifica 3 supuestos de infracción a saber:

1) “aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca;

2) aplicar o colocar la marca o un signo idéntico o semejante “sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado y

3) Aplicar o colocar la marca o un signo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 304 de 2019).

La utilización de una marca para la identificación de elementos distintos a bienes y servicios, por ejemplo, para la identificación de establecimientos comerciales, es un comportamiento que en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, puede configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de una marca siempre que esa conducta sea capaz de generar en el mercado un riesgo de asociación o de confusión.

2. Acción por competencia desleal - Ley 256 de 1996

- Objeto

La Ley 256 de 1996 tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.

- Acciones derivadas de la competencia desleal - Acción declarativa y de condena, acción preventiva o de prohibición.

El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 menciona la acción declarativa y de condena, y la acción preventiva o de prohibición. Estas propiamente no son “acciones” como lo denomina la norma, sino que son los diferentes tipos de pretensiones que se pueden formular en un proceso de competencia desleal, las cuales siempre se tramitan bajo el mismo tipo de acción que es la de competencia desleal regida por las normas del proceso verbal regulado en el Código General del Proceso. Siguiendo con lo anterior, es posible formular en el proceso pretensiones declarativas y de condena. Al respecto, señala el numeral 1 del artículo 20 de la de la Ley 256 de 1996 que “El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante (...)”.

Pero, además, es posible formular pretensiones preventivas o de prohibición, sobre las cuales la norma en cita señala en su numeral 2 que: “La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno”.

En ese orden de ideas, la Ley de Competencia Desleal habilita la posibilidad de formular la pretensión incluso cuando el acto de competencia desleal no se ha materializado, o cuando habiéndose realizado no ha causado daño. En otras palabras, se juzgan bajo las normas de competencia desleal no solo las conductas que se han materializado o que produjeron efectos, sino también aquellas que solamente constituyen una amenaza, esto es, aquellas que no pasan de ser potenciales.

De ahí que, normas como los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 usen la expresión “por objeto o como efecto”, pues con ella quiere señalarse que esas específicas conductas se configuran no solamente cuando producen el efecto negativo (por ejemplo el efecto de confundir o el de desacreditar), sino también cuando no pasan de ser una amenaza o son potenciales.

Esto es precisamente lo mismo que ocurre con el artículo 19 de la Ley 256 de 1996, bajo el cual se considera desleal pactar cláusulas de exclusividad en contratos de suministro “cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios”.

3. Conclusión

Es necesario realizar una distinción entre la acción por infracción a derechos de propiedad industrial y la derivada de la Ley 256 de 1996, esto es, la acción por competencia desleal. Tal como lo ha dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia: “El titular de los derechos sobre signos distintivos, marcas o nombre comercial, que estén siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuentan en línea de principio con dos sistemas diferentes de protección en que el ordenamiento jurídico le otorga con vías a reprimir las distintas conductas, la acción de competencia desleal y la acción derivada de las normas de propiedad industrial, acciones que por estar dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes.

Ciertamente, la tutela de las normas sobre propiedad industrial hacen nacer un tipo de protección reforzada basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, publicidad, tipicidad, consistentes en la concesión de una exclusiva erga omnes que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de lesión del derecho” (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial. Ed. Civitas. 1978. Pág 324).

De igual manera, sostiene la doctrina que: “De manera que como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar un ius prohibendi, emana de un derecho de exclusiva, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar, por un lado, la existencia del derecho infringido y por otro, la infracción de tal derecho que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que limitan el alcance de ese derecho” (Metke Mendez, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Tercero Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda. Baker and Mackenzie. Bogotá, 2006. Pág. 194).

Es así como el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de una infracción de propiedad industrial, se limita a establecer la mera existencia de infracción de un derecho de propiedad industrial. Por ello, el examen se refiere al cotejo entre los signos registrados y aquel signo presuntamente infractor. El análisis implica canales de comercialización, más no la concurrencia y demás, que corresponderían al ámbito de la competencia desleal.

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